专利保护攻防实战手册

　　本书聚焦*高人民法院、中国热点地区法院、专利复审和无效审理部、美国联邦*高法院近几年审理的热点典型专利纠纷案例，基于作者团队经办的800余件专利案件实务经验，提炼出100多个专利保护攻防实用论点。本书从专利的司法保护、行政保护、专利无效宣告、美国专利诉讼等角度对专利案件实践中的基础问题、常见问题、争议问题进行详细的法律解读，辅以典型案例进一步说明，*后从专利律师的角度针对具体问题进行风险提示、提供解决策略。本书既可为专利保护从业人员提供专业参考，又可为社会中对专利保护感兴趣的人士提供进阶类指导，同时又可作为企业法务从业人员的专利风险预防及日常专利工作指南。

　　主编简介 丁建春，律师、专利代理师，中国民主促进会会员，南京理工大学工学硕士；从2002年起一直从事专利保护相关的实务工作。曾就职于富士康科技集团中央法务处知识产权室、中国专利代理（香港）有限公司。2008年参与创办深圳市威世博知识产权代理事务所，2012年参与创办广东君龙律师事务所，现任广东君龙律师事务所执行合伙人。张丽，现任广东君龙律师事务所律师、合伙人，曾任广东君龙律师事务所主任、负责人。毕业于华中科技大学法学院，从事法律职业工作至今已逾15年，在企业法律顾问、民商事诉讼、知识产权保护、律师事务所管理等领域积累了较为丰富的经验。曾在外资企业法务部门工作，后加入律师事务所成为专职律师。2014年起专注于律师事务所公司化运营和管理，以及知识产权法律服务专业化之路。

目录
第一章专利权属与专利侵权警告
第一节专利权属与专利权运用
一、职务发明创造的发明人离职一年后仍不得将原单位职务发明以技术拆分方式申请专利
二、技术合作开发期间产生的新技术专利权归属按当事人意思自治优先的原则认定
三、标准必要专利交叉许可谈判中符合业界惯例的报价和依据标准必要专利的实力给出的报价均符合FRAND原则
四、专利权人为推广专利产品向他人提供专利设计图纸并不等同于许可他人实施其专利
五、以专利使用权投资入股不发生专利所有权的转移
第二节专利侵权警告
一、专利侵权警告发送不当将构成不正当竞争行为
二、起诉专利侵权后撤诉的行为可视为侵权警告行为
三、针对未经司法判定侵权的专利纠纷发表声明应基于客观事实
四、网络服务提供者接到专利侵权通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与网络用户承担连带责任
五、网络投诉停止侵权后，又继续销售、许诺销售侵权产品的行为属于重复侵权
六、被警告人履行书面催告义务是提起确认专利不侵权诉讼的前置条件
第二章专利的司法保护
第一节专利侵权诉讼之原告起诉
一、专利权独占许可第三人使用后，专利权人仍有独立诉权
二、临时保护期使用费纠纷及侵害发明专利权纠纷可合并起诉
三、原专利权人可就专利转让前发生的侵权行为进行维权，现专利权人非必要共同原告
四、网购收货地通常不宜作为侵权行为发生地
五、专利侵权纠纷的诉讼时效为三年
六、专利权评价报告仅是判断专利权是否稳定的初步依据，不是专利侵权诉讼立案的法定要件
七、采取诉前临时保护措施是及时制止专利侵权行为的有效救济途径
第二节专利侵权诉讼举证
一、“设饵钓鱼”一般不构成违法取证
二、公证机构超出执业区域公证的行为并不导致所作出的公证书必然无效
三、专利侵权制造行为的举证应达到高度盖然性标准
四、网页宣传自己为生产厂家而无其他证据印证的不能认定制造行为
五、新产品制造方法专利权人证明被诉产品与依照专利方法制造的产品为相同产品是举证责任倒置的前提之一
第三节专利的保护范围与权利要求解释
一、对被说明书界定的权利要求用语进行解释应以说明书内容为准
二、无效决定的相关认定可以成为法院解释权利要求的依据
三、专利权利要求中功能性特征的具体内容受说明书公开的具体实施方式限制
四、在明确专利权利要求含义时，内部证据优先于外部证据
五、方法专利权利要求中的步骤顺序对保护范围具有限定作用
六、专利权利要求中使用环境特征并非必然要求限定的技术特征在所限定的使用环境中使用
七、阅读权利要求书、说明书及附图能得出唯一理解的专利文件歧义或者瑕疵可以允许纠正
八、对权利要求的限缩性修改并不当然适用禁止反悔原则
第四节专利侵权比对
一、专利侵权案件中专利权人应当明确其主张保护的权利要求
二、专利侵权比对应以被诉侵权产品实物与涉案专利权利要求进行比对
三、在权利要求的基础上增加其他技术特征一般不影响被诉侵权技术方案是否侵权的认定
四、权利要求包括两个独立的技术方案时，实施其中任一方案即落入专利的保护范围
五、仅凭网页上展示的侵权产品图片一般不能证明产品使用涉案专利技术
六、涉案侵权产品与外观设计产品的类型相同或者相近是构成外观设计专利权侵权的前提
七、产品正常使用状态下的可视整体外观才能作为外观专利侵权比对对象
八、被诉侵权产品不便在法庭展示时可将经公证的侵权产品实物图作为比对对象
第五节专利侵权认定
一、将产品公然陈列在企业大厅的行为可能构成许诺销售侵权
二、将产品部件组装成专利产品的行为构成制造侵权
三、委托方提供技术方案及技术要求的产品定制行为构成共同制造侵权
四、关联公司的混同经营行为可能构成专利侵权中的共同侵权
五、法定代表人以个人银行账户代收侵权产品货款的行为涉嫌构成共同侵权
六、展位出租方无侵权故意并尽到了合理注意义务的不构成专利侵权中的帮助侵权
七、受他人委托为实现专利技术设计图纸不属于专利侵权行为
八、对专利技术特征进行非实质性替换的被控侵权产品应认定为等同侵权
九、变劣的专利技术方案不一定构成等同侵权
十、在授权确权程序中被专利权人放弃的技术特征在侵权判定中不再适用等同原则
十一、改变方法专利的步骤顺序仍有可能构成等同侵权
十二、与权利要求的功能性特征仅在功能上相同不构成等同侵权
十三、包含必要测试步骤的方法专利可延伸保护至对应的产品
第六节专利侵权判赔
一、高价值专利带来高额判赔
二、专利侵权产品的销售利润不必然是侵权行为人因侵权所得的利润
三、设备类专利产品的侵权赔偿不计算该设备生产的产品的价值
四、参考专利许可使用费的前提是无法计算侵权损失与获利
五、被诉侵权产品侵犯较多的技术方案可以作为提高赔偿额的考量因素
六、侵权人的主观过错是酌定判赔额的因素之一
七、法院酌定专利侵权赔偿可能突破最高100万元的限额
八、权利人可依据和解协议的违约条款主张重复侵权的赔偿额
九、专利侵权人以支付合理费用的方式代替停止侵权须基于国家利益或公共利益的考量
十、使用方法专利侵权人可以通过变更产品的使用方法来履行停止侵权义务
第三章专利侵权抗辩
第一节现有技术抗辩
一、现有技术抗辩应将现有技术与被诉落入专利权保护范围的全部技术特征进行比对，而非比对部分
二、被诉侵权产品是一项现有技术与公知常识的简单组合的，可以作现有技术抗辩
三、被诉侵权人不能以几项现有技术方案进行组合来进行现有技术抗辩
四、抵触申请可类推适用现有技术/设计抗辩
五、有充分证据证明被诉侵权产品技术在专利申请日前已为公众所知的现有技术抗辩，方能得到法院支持
第二节合法来源抗辩
一、专利侵权合法来源抗辩应从主观、客观两个方面举证
二、使用者、许诺销售者、销售者作为被告，合法来源抗辩成立后仍需承担合理开支
三、专利侵权产品制造者主张合法来源抗辩的主体不适格
四、合法来源抗辩要求付款凭证、供货单据和被诉产品相互印证
五、销售无真实厂商标记的专利侵权产品合法来源抗辩不成立
第三节先用权抗辩
一、在一定条件下，先用权抗辩的主体可为产品的销售者或使用者
二、先用权成立的要件之一是被诉侵权人在专利申请日前至少为实施专利做好了技术准备或物质上的必要准备
三、提供能够证明在先研发和在先使用的完整证据链是先用权抗辩成立的前提
第四节其他不侵权抗辩
一、实现专利产品常规用途的方法专利适用专利权用尽原则
二、专利技术已被纳入国家强制性标准不是专利侵权赔偿的免责理由
三、产品容易观察到的部位具有区别设计特征是外观设计不侵权的关键
四、实用新型及外观设计专利不存在临时保护期
五、临时保护期内制造、销售、进口的专利产品不构成侵权
六、帮助侵权的认定须以存在直接专利技术实施人为前提
第五节专利侵权被告举证
一、在后专利不具备对抗在先专利权的证据效力
二、经补强后的网络视频证据方能为法院采信
三、鉴定过程的详细记录并非鉴定报告所必需，应视具体鉴定事项而定
四、被告积极启动专利无效程序同时申请诉讼中止，有利于把握专利侵权诉讼主动权
第四章专利的行政保护
第一节专利侵权行政查处
一、行政查处可批量快速且低成本解决专利侵权纠纷
二、管理专利工作的部门依申请或依职权调查收集的专利侵权的证据可用于专利侵权诉讼
三、展会上无产品实物的许诺销售行为仍可能构成专利侵权
四、有利害关系的制造者在行政查处程序中作为第三人于法无据
五、行政查处执法人员需持国家知识产权局或省级人民政府颁发的合法证件
第二节专利的海关保护
一、海关可依职权主动中止涉嫌侵犯备案专利权的产品通关
二、取得涉嫌侵权产品的进出口信息后，专利权利人可以主动申请海关中止涉嫌侵权产品通关
三、涉嫌专利侵权货物被扣留可申请海关反担保放行
四、申请海关扣留涉嫌专利侵权产品不当致损应当承担赔偿责任
五、海关查获的专利侵权产品总价可作为侵权赔偿情节依据
第五章专利无效宣告
第一节专利无效之新颖性、创造性认定
一、工具书内能呈现完整技术手段内容的部分章节可以作为公知常识性证据使用
二、不能用同一份对比文件内的多项技术方案组合评价专利文件的新颖性
三、创造性判断应紧紧围绕非显而易见性而不必拘泥于严格执行“三步法”
四、若专利文件与对比文件中称谓不同的技术特征技术本质相同，则可认定两者为相同技术特征
五、医药化学领域权利要求中仅起到机理的分析阐释或技术效果描述作用的用途特征可能不对发明作出实质性特点贡献
六、判断具有一定技术功能的外观设计特征对整体视觉效果的影响时需考虑其装饰性强弱
第二节专利无效之保护标的及公开充分性认定
一、不对整体技术方案做出技术贡献的纯粹商业模式将不被授予专利权
二、无效程序中通常不允许删除马库什式权利要求中的一个或多个变量
三、说明书中未公开的技术效果一般不得作为评价专利权是否符合法定授权确权标准的依据
四、专利申请日后补交的实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域技术人员能够从原始专利文件中得出的
五、专利申请说明书公开的技术效果或实验数据应达到本领域技术人员理解或确认的程度
第三节专利无效之举证及效力认定
一、应用软件版本标注的日期可以认定为该软件的公开日期
二、电子商务网站销售页面链接的发布时间不等同于销售页面所显示文字或图片内容的公开时间
三、临床试验药物的行为不会必然导致该药物成分及其制造方法的公开
四、专利无效程序中国内公共图书馆馆藏证明能够辅助证明域外书籍证据的真实性
五、作为本国优先权基础的中国在先专利申请应是在世界范围内的第一次申请
六、无效宣告请求审查决定书的决定日为无效决定的生效时间点
七、宣告专利权无效的决定对在决定前人民法院已执行完毕的专利侵权判决不具有追溯力
第六章专利侵权之美国专利诉讼
一、成立引诱侵权的主观要件要求明知和故意
二、善意相信专利无效不构成引诱侵权的抗辩
三、成立分离式专利侵权行为要求存在“指示或控制”
四、权利人的售后限制条款无法阻却专利权用尽
五、仅存在主观蓄意足以认定故意侵权并处惩罚性赔偿
六、懈怠规则在诉讼时效内不能禁止损害赔偿要求
七、当事人无须以明确和有说服力的证据即可要求败诉方承担律师费
八、美国专利审查与上诉委员会启动“涵盖商业方法”重审程序或双方复审程序且包括全部权利要求时，专利侵权诉讼应暂停
九、专利侵权诉讼由被告所在地或被告有长期固定营业场所的侵权行为地法院管辖
后记